특허침해 경고장…‘특허청구범위’부터 검토를

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경영정보 ㅣ 특허변리 특허침해 경고장…‘특허청구범위’부터 검토를 특허청구범위 독립항에서 일부 기재 생략했다면 침해 해당 안돼

기사입력2018-03-06 10:12

김가연 객원 기자 (kykim@kanghanip.com) ㅣ다른기사보기

강한국제특허법률사무소 김가연 파트너 변리사

개인기업이나 중소기업 등 작은 규모의 기업에서 특허침해 경고장을 받고, 문의를 하는 경우가 적지 않다. 특허침해에 대한 경고장을 받고 당황해, 당장 현재하고 있는 사업을 접어야 하는지 고민하는 것이다.

실제 상담을 한 의뢰인은 ‘경고장’에 기재된 특허등록번호를 검색해서 공개된 특허문서를 검토했고, 공개된 특허문서에 기재된 기술내용이 의뢰인이 실시하고 있는 내용과 동일하다는 것을 이미 판단한 후였다. 그러나 의뢰인은 한편으로는 본인이 실시하고 있는 기술 자체는 일반적으로 업계에서 통용되는 기술 중 일부임에도 등록된 특허가 존재하고, 이에 대해서 실시를 할 수 없다는 상황에 대해 억울함을 호소했다.

등록된 특허를 보유하고 있는 권리자는 변리사나 변호사 등 대리인을 통하지 않고 경고장을 송부할 수 있다. 경고장은 그 자체로 법적인 문서가 아닌 등록된 특허를 실시하고 있는 상대방에게 이를 알리고, 이를 근거로 특허실시료를 청구하거나 혹은 손해배상 등을 청구하기 위해서다. 경고장은 일반적으로 특허출원 또는 등록된 특허발명임을 증명하는 서류(공개 또는 등록공보, 특허증 등)를 첨부해 우체국의 내용증명 등으로 송부될 수 있다.

그러나 경고장은 사실행위일 뿐 경고장 그 자체만으로 등록된 특허에 대한 침해가 성립되지는 않는다. 특허침해가 성립하기 위해서는 대상이 되는 특허권이 현재 유효하게 등록된 상태여야 한다. 또 등록된 특허의 특허청구범위에 기재된 구성을 모두 실시하는 경우에 한해 특허침해가 성립된다.

특허침해에 대한 경고장을 받고 당황해, 당장 사업을 접어야 하는지 고민하는 경우가 있다. 특허침해가 성립하기 위해서는 대상이 되는 특허권이 현재 유효하게 등록상태여야 한다. 또 등록된 특허의 특허청구범위에 기재된 구성을 모두 실시하는 경우에 한해 특허침해가 성립된다.<이미지=이미지투데이>

이에따라 의뢰인이 받은 경고장에 기재된 등록된 특허번호를 문의하고 특허권이 유효한지를 확인한 후, 등록된 특허청구범위에 기재된 구성을 현재 의뢰인이 실시하고 있는지를 검토했다. 간략하게 얘기하면, ▲등록된 특허청구범위에 기재된 구성은 각각의 청구항에 기재된 구성 하나 하나를 분해한 후, 각각의 구성 모두가 실제 실시하고 있는 기술과 대응되는지(구성요소완비의 법칙, All Elements Rule) 확인하고, ▲등록된 특허청구범위에 기재된 구성을 그대로 실시하고 있지 않다고 하더라도 균등한 범위의 실시라고 생각되는 경우(균등론, Doctrine of Equivalents)에 해당하는지를 검토한 것이다.

경고장에 기재된 등록된 특허의 특허청구범위를 검토한 결과, 의뢰인의 경우 등록된 특허의 특허청구범위의 독립항에서 일부 기재를 생략하고 실시하고 있으므로 구성요소완비의 법칙에 따라 특허침해에 해당하지 않는다. 또한 등록된 특허출원 과정의 히스토리를 확인하기 위해서 특허청에서 포대를 검토한 결과, 의뢰인이 실시하고 있지 않은 구성은 특허출원 과정에서 보정돼 추가된 구성이었으므로 균등론에도 해당하지 않는다고 판단됐다.

최초 의뢰인이 경고장에 기재된 등록된 특허를 확인하고 의뢰인의 실시가 등록된 특허를 침해한다고 판단한 이유는, 등록된 특허공보에 기재된 전체 내용 중 일부만 비슷해도 특허침해로 문제가 된다고 생각했기 때문이다.

결국 경고장을 받은 의뢰인은 실제 특허침해에 해당되지 않음을 확인했고, 경고장에 대해서 추가 대응을 하지 않는 것으로 결정했다.

특허침해와 관련해 경고장을 받은 경우, 실제 침해했는지 몰라 당황해 실시하고 있는 기술을 바로 접거나 하면 큰 손해로 이어질 수 있다. 특허침해는 법률적인 행위와 연결될 수 있으므로 그렇다고 경고장을 그냥 무시하는 경우, 특허침해가 성립될 때 상대방이 형사고소, 민사적으로는 특허침해금지가처분, 손해배상청구 등의 절차를 진행할 수도 있다. 따라서 앞서 언급한 의뢰인의 경우처럼, 가능한 경고장을 받은 시점에 특허를 판단할 수 있는 변리사의 조언을 얻어 초기에 대응하는 것이 중요하다.